El Tribunal Federal deja las cosas claras en relación con el derecho a la personalización de los artículos de lujo, en particular los relojes.
El máximo tribunal suizo aborda por primera vez la cuestión de la legalidad de los servicios de personalización (customización) de productos de lujo, ya sean relojes o, por ejemplo, automóviles.
El litigio enfrenta a Rolex con Artisans de Genève, una empresa cuya actividad consiste en cambiar determinadas piezas y así “personalizar” el reloj del cliente según los deseos de éste. Para promocionar sus servicios, la empresa también muestra en su sitio web relojes fabricados por Rolex, así como sus distintas marcas.
Lo esencial radica en determinar si el objeto personalizado permaneció en posesión de su propietario o si fue reintroducido en el mercado, lo que constituye una infracción al derecho marcario.
El Tribunal Federal ya tuvo la oportunidad de aclarar que el uso de una marca para fines privados no está prohibido, salvo la excepción prevista en el artículo 13 al. 2bis de la Ley de Protección de Marcas (LPM) (ATF 146 III 89 consideración 4.1). La función esencial de la marca es, de hecho, distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras, para que el consumidor pueda encontrar un producto o servicio que aprecie.
En otras palabras, para que el titular de una marca pueda alegar una violación de la ley de protección de marcas, en particular de su artículo 13, el uso de dicha marca debe causar injerencias “en sus asuntos”. Esto significa que es imperativo que el uso de la marca se encuentre en el mercado, sin la aprobación de su propietario.
La personalización de un objeto de marca, realizada a petición y por cuenta de su propietario para su uso personal, no menoscaba en principio la función distintiva de la marca.
Mientras el uso de una marca se limite a fines privados, no hay riesgo de confusión, porque no existe oferta en el mercado de los servicios en cuestión. El uso de una marca notoria para fines personales tampoco contraviene el artículo 15 de la LPM.
La personalización de un objeto de marca, realizada a petición y por cuenta de su propietario para su uso personal, no menoscaba en principio la función distintiva de la marca, ya que el objeto modificado está destinado a un uso privado y no se reintroduce en el mercado. El mercado. Cuando personaliza un artículo de marca a petición de su propietario, la empresa en cuestión no utiliza en realidad la marca de un tercero en el mercado para ofrecer sus propios servicios, sino que sólo modifica un artículo para fines privados específicos.
Sin embargo, la situación es diferente cuando una empresa no sólo ofrece servicios de personalización de artículos de marca para satisfacer los deseos de sus propietarios, sino que también comercializa artículos de marca personalizados, sin el consentimiento del propietario de la marca en cuestión.
Por tanto, el Tribunal Federal afirma por primera vez que la comercialización de productos modificados después de su primera puesta en circulación que siguen llevando la marca del artículo original es, en principio, ilegal. Hace una distinción entre los dos modelos de actividad vinculados a la personalización de los relojes de marca. Considera que la comercialización de relojes personalizados en los que todavía aparece la marca que figura en el objeto original, en este caso Rolex, es en principio ilegal sin el consentimiento del titular de la marca. En este caso, la marca se utiliza de tal manera que el mercado puede verla como un signo capaz de identificar el producto comercializado como el del propietario de la marca original, motivo por el cual éste puede oponerse a dichos productos. modificados sin su autorización y exhibiendo su marca, se vuelven a poner en el mercado.
Por otra parte, la prestación de servicios de personalización de relojes de marca a petición del propietario es, en principio, lícita. En efecto, la personalización de un reloj de marca o de cualquier otro objeto de marca, realizada a petición y por cuenta de su propietario para su uso personal, no menoscaba en principio la función distintiva de la marca, porque el objeto modificado está destinado a. uso privado y no se devuelve al mercado.
Por lo tanto, el Tribunal Federal concluye que el modelo de negocio de la empresa en cuestión no parece contrario al derecho de marcas ni incompatible con las normas de la ley sobre competencia desleal (LCD), lo que nos lleva hoy a la siguiente situación:
- Sí a la personalización de objetos de marca destinados a uso privado.
- No a la reventa de artículos de marca personalizados o modificados.
Finalmente, el caso fue devuelto al tribunal cantonal para que se pudiera examinar más a fondo la legalidad o no de la publicidad realizada por la empresa de personalización. Por lo tanto, es muy posible que este caso llegue por segunda vez al Tribunal Federal… El caso continúa.
